Premessa: cosa si può brevettare negli USA?

Negli USA, per ottenere un brevetto relativo ad una macchinaè necessario che questa possegga le caratteristiche di novità e non ovvietà.

Per novità si intende che:

  1. La macchina non deve essere stata brevettata, descritta in una pubblicazione scritta, in uso pubblico, in vendita o, in qualsiasi altro modo, disponibile al pubblico prima della data di presentazione della richiesta di brevetto
  2. La macchina non deve essere descritta in alcun brevetto rilasciato dagli Stati Uniti o in alcuna richiesta di brevetto già depositata a nome di un altro inventore.

Per non ovvietà si intende che la nuova macchina per cui si richiede il brevetto deve possedere caratteristiche differenti da macchine simili già pubbliche o già brevettate, tali da essere giudicate non ovvie da una persona con conoscenze ordinarie nell’area tecnologica di pertinenza.

La procedura per ottenere il brevetto

Per avviare la procedura di brevetto (Patent Application) ci si rivolge ad uno studio legale specializzato in patents e autorizzato ad operare presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office). Il processo consigliato è questo:

1)      Effettuare ad USPTO l’application per un Provisional Patent, (brevetto provvisorio) che dura un anno dalla data di presentazione della domanda e dà la possibilità di usare il marchio Patent Pending. Per presentare una domanda di Provisional Patent è necessario che il Cliente trasmetta allo studio legale disegni, documenti tecnici, workflows e tutto il materiale necessario a descrivere le caratteristiche da “proteggere” della macchina inventata. Lo studio legale ha bisogno di un tempo variabile tra una settimana ed un mese per preparare la domanda, a seconda della completezza e della complessità del materiale ricevuto dal Cliente. I costi di questa fase sono stimabili in:

    1. 1.000-2.000 $ per le attività dello studio legale
    2. 300-500$ per le filing fees

Dal giorno della presentazione della domanda si ha la possibilità di usare il marchio Patent Pending.

2)      A questo punto si ha un anno di tempo per presentare la domanda definitiva (Non Provisional Patent Application). Il processo impegna il Cliente e lo studio legale nella costruzione dettagliata della domanda di brevetto, che dovrà contenere tutte le claims, cioè le caratteristiche che, da un punto di vista della protezione legale, definiscono l’invenzione. La preparazione della domanda richiede da 1,5 a 2 mesi di tempo.

I costi previsti di questa fase sono:

    1. 10.000-20.000 $ circa per le attività dello studio legale
    2. 1.000-1.500 $ per le filing fees (che dipendono dal numero di claims che compongono la domanda: nella domanda base si possono presentare 3 claims indipendenti ed un massimo di 20 claims)

Presentata la domanda per il Non Provisional Patent, possono trascorrere 1,5-2,5 anni prima che un examiner USPTO la prenda in considerazione; dal momento in cui l’examiner comincia ad analizzarla, possono trascorrere anche 2-3 anni prima che questa venga accettata o respinta. In questi 2-3 anni l’examiner può sottoporre delle richieste di chiarimento (mediamente una ogni 6 mesi) alle quali si dovrà rispondere con l’ausilio dello studio legale, con costi stimabili in 1.000-2000 $ a richiesta.

3)      Nel periodo di tempo intercorrente tra 1) e 2) è fortemente consigliato procedere alla cosiddetta Patentabiliy Search, che ha lo scopo di verificare in anticipo rispetto alla Non Provisional Patent Application se la macchina/invenzione proposta è effettivamente brevettabile. Lo scopo della Patentability Search è l’analisi della cosiddetta “prior art” (precedenti brevetti negli US o in altri stati) per verificare se le caratteristiche dell’invenzione che saranno oggetto di claim sono già state brevettate o rivelate pubblicamenteA tale scopo è utile che il Cliente condivida con lo studio legale le caratteristiche tecniche e costruttive di tutte le proprie macchine simili che sono già state brevettate (negli USA o in Europa)

Qualora la ricerca dia esito positivo, sarà inutile procedere con la Non Provisional Patent Applicationperché questa sarà certamente respinta.

Una Patentability Search può durare 3-4 mesi e ha un costo variabile tra i 3.000 e i 5.000$.

Complessivamente, dalla data della Non Provisional Patent Application al rilascio ufficiale del brevetto, il processo può durare anche 5-6 anni.

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